스타벅스의 도형상표분쟁과 판결

스타벅스 상표 분쟁 사례를 통해 이해하는 상표

사진출처. Unsplash(Sebastian Pichler)

01 – ① 상표법 바라보기
  ② 상표법 바라보기
02. 브랜드와 상표
03. 스타벅스의 도형상표분쟁과 판결
04. 상표심사의 이해 ‘낯설게 하기’
05. 브랜드와 기업의 경영철학과 색채등록
06. 상표등록에서의 색채
07. 상표의 소비과정 이해를 통한 조합과 분리출원


상표법에서 상표의 유사성을 어떻게 판단하는가?

상표에서 두 상표의 유사성 판단에 대해 특허법원 제3부의 판결, 사건번호 2017허 5481 ‘스타벅스 코퍼레이션’이 ‘모리나가 뉴교 가부시키가이샤(森永乳業 株式會社)’의 ‘Mt.RAINIER’의 상표에 대해 등록 무효를 청구한 내용을 토대로 이해해 보려 한다.

기초자료: (특허법원 제3부 판결, 사건번호: 2017허 5481 등록무효(상)
원고: 스타벅스 코퍼레이션(미합중국)
피고: 모리나가 뉴교 가부시키가이샤(森永乳業 株式會社, 일본)
변론종결: 2017.11.8.
판결 선고: 2017.11.24

두 상표는 언뜻 보면 비슷해 보이긴 하다. 그렇다면 법에서는 어떻게 보고 있을까? 두 상표 모두 상품류 구분 ‘제29류(우유, 유제품 등)’와 ‘제30류(커피, 과자 등)’로 등록돼 동일 지정상품/서비스업에 속한다. 그렇기에 두 상표가 동일·유사 판결이 나면 상표법 제34조 제1항 제7호에 의해 Mt.RAINIER 커피의 상표 사용은 취소될 수 있다.

사건의 결과에 앞서 스타벅스라는 브랜드는

‘스타벅스’라는 이름은 리어 왕과 폭풍의 언덕과 영문학의 3대 비극이라고 알려진 허먼 멜빌의 소설 《백경(MobyDick)》에 나오는 주인공 항해사 스타벅(Starbuck)에서 따온 말이다. 스타벅스 초기의 동업자 Gorden Bowker, Jerry Baldwin, Zev Siegel를 나타내는 복수형으로 ‘s’를 더해 ‘Starbucks’로 이름을 짓고, 1971년 미국 시애틀에서 원두와 커피 장비들을 판매하면서 시작했다고 한다.

그리스 로마신화에 나오는 싸이렌

1992년, 사업가인 하워드 슐츠(Howard Schultz)가 합류하면서 주식회사로 거듭나면서 본격적인 마케팅 전략을 통해 스타벅스의 브랜드를 재정립하기 시작했으며 국내에서는 1990년에 상륙해 큰 인기를 끌게 됐다. 이러한 스타벅스는 2000년 대 초·중반부터 디자인과 브랜드에 관한 기고나 연구 등에 가장 큰 이슈를 준 브랜드 중 하나이기도 했다.

일반적인 서비스 업종에서의 브랜드는 5P라는 마케팅 믹스 전략을 사용해 전략을 잡는다. 5P란 Product, Place, Promotion, Price, People를 뜻한다. 이러한 요소를 적절히 활용한 대표적인 성공사례였던 스타벅스는 커피만을 판다는 의미 만이 아닌 그 이상의 브랜드 가치를 생산하는 전략으로 세계적인 인기를 얻게 됐고 라이프 스타일에도 큰 변화를 준 계기가 됐다.

이러한 변화는 ‘악마는 프라다를 입는다(The Devil Wears Prada, 2006)’란 영화를 통해서도 간접적으로 엿볼 수 있다. 영화에서 성공을 바라던 사회 초년생 ‘앤디 삭스’가 직속 상사인 ‘미란다’가 특정 브랜드(스타벅스라 예측) 커피만 마신다는 말에 바쁜 출근길에도 사무실과 거리가 멀리 떨어져 있는 매장에서 그 브랜드 커피를 직접 배달해 오는 장면이 있다. 사무실 내 커피 머신을 통해 동일 브랜드 커피 만을 내려 마시던 기존의 사무실 커피 문화와 다른 취향에 따른 ‘Take Out Coffee(테이크 아웃 커피)’라는 문화에 대한 강한 인상을 남겨주기도 했다.

이러한 모습은 성공한 사회인, 특히 성공한 뉴요커는 커피 하나에도 브랜드를 가리는 모습으로 비치면서 자연스럽게 스타벅스의 브랜드를 연결했다. 그리고 브랜드를 소비한다는 것이 곧, 자신의 가치를 표현하는 방법으로 보여 주게 됐으며 이른바 문화 마케팅의 개념이 생활 속 사소한 부분에 까지 적용될 수 있다는 인식으로 확대되기 시작했다.

테이크 아웃 커피를 들고 있는 포스터

그럼 본격적으로 판결 내용을 알아보자.

두 상표가 유사하다는 원고(스타벅스)의 주장:

1. 두 상표 모두 ① 녹색 테두리의 동심원을 포함하는 점 ② 녹색, 흰색, 검은색으로 구성돼 있는 점 ③ 녹색 테두리의 동심원의 가장 바깥 부분에 흰색 띠를 두르도록 구성한 점에서 동일하므로, 두 상표를 전체적, 이격적으로 관찰할 때 수요자의 주의를 끄는 그 디자인의 모티브 및 구성 방식이 선등록상표들과 매우 유사하다. 따라서
이 사건 등록상표는 선등록상표들과 유사하고, 동일 또는 유사한 상품에 함께 사용될 경우에는 일반 수요자들로 하여금 그 상품의 출처에 대한 오인, 혼동을 초래할 위험이 매우 크다.

2. 스타벅스의 선사용상표는 국내에서만 20년 가까이 사용돼 왔고, 이로 인해 Mt.RAINIER 상표의 출원일인 2013. 10. 10. 이전부터 국내 일반 수요자들에게 “커피음료, 베이커리 제품, 식사 대용의 음식”을 제공하는 “카페업, 레스토랑업” 등의 식·음료 사업을 영위하고 있는 스타벅스의 상표가 출처 표시로서 주지성 및 저명성을 획득했다.

3. Mt.RAINIER 제품이 유명한 지리적 명칭인 ‘시애틀의 레이니어산’ 또는 ‘시애틀’과 관련돼 있다는 관념을 준다고 할 것인데, 등록상표의 권리자, 판매하는 제품의 생산 장소 또는 원재료의 출처 등이 시애틀의 지역적 조건과 관련이 없음에도 이 사건 등록상표가 커피, 커피음료에 사용될 경우 일반 수요자들은 그 제품의 출처 또는 품질이 커피의 도시로 잘 알려져 있는 시애틀과 관련이 있는 것으로 품질을 오인할 것이 분명하다.
*현저한 지리적 명칭에 관한 상표법은 본 원고에서 생략하기로 한다.

어떠신가요? 위 주장에 동의하며 두 상표가 유사한 상표라 인식되나요? 아니면 위 주장에 반대 의견을 가지고 계시나요?

법원의 최종 판결을 정리하면 이렇다.

1. 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 외관, 칭호 및 관념이 모두 달라 서로 유사하지 않은 상표/서비스표에 해당한다.

1. 이 사건 등록상표는 선사용상표와 그 표장이 유사하지 않으므로 상품의 품질을 오인하게 하는 상표에 해당하지 않는다.

1. “선사용상표가 국내에서 저명상표에 이르렀다고 볼 수 없고, 이 사건의 등록상표와 선사용상표는 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있다고 볼 수 없다”라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 했다.

위 판결에 동의하시나요? 두 상표의 외관과 관념이 서로 다르다고 인정하시나요? 내가 소비자라면 두 상표를 헷갈려 할까요?

이해가 안 된다면 아래의 두 질문에 대해 고민해 보겠습니다.

Q1. 아래 제품들 중 다른 상표의 제품을 3초 안에 골라 보세요.

소비자 입장에서 상표를 구분하는 시선

Q2. 스타벅스 제품을 사려 했는데 왼쪽 Mt.RAINIER 커피를 선택할 확률이 얼마나 될까요?

동일 조건 상호 유사성 비교

두 질문에 정확히 원하는 상표를 구별할 수 있다면 본 판결에 대해 어느 정도 수긍할 수 있을 것입니다.

실제 판결을 위해 소비자인식 자료통계 활용

이 사건의 등록상표와 선사용상표의 출처를 혼동할 염려가 있는지를 확인하기 위해 여론 조사를 실시했었다. 그 방법으로는 이 사건 등록상표와 선사용 상표를 함께 보여주고 두 개의 상표 이미지가 비슷하게 보이는지에 대해 질문하는 방법으로 시행됐는데, 조사 결과 등록상표와 선사용상표가 유사하지 않다고 응답한 비율이 62.3%, 양 상표가 혼동되지 않는다고 응답한 비율이 72.9%로 나왔으며, 총 응답자의 23.6%만이 두 상표가 유사하게 보인다는 응답했다.

판결에서는 이러한 결과를 기초로 사건 등록상표로부터 선사용상표가 용이하게 연상되거나 지정상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있다는 원고 주장 사실을 인정하기에 부족하며, 달리 이를 인정할 증거가 없다고 한 결론지었다.

위 판결의 결과를 이해했다면, 이젠 디자이너 입장에서 위 상표를 제작할 때 무엇을 표현하고자 집중했는지를 역으로 이해해 보면서 법원 판결에 대한 이해를 도우려 한다. 자칫 법을 딱딱하게 생각할 수도 있는데 본 필자는 법을 타인의 ‘양심’을 보는 체계적이고 객관 적인 방법일 뿐이라 생각한다. 즉, 상표를 디자인 한 창작자가 스타벅스의 상표와 인지도를 이용해 소비자에게 혼돈을 주려는 의도가 있었느냐는 ‘양심’을 알기 위한 방법을 법이라 생각한다.

그도 그럴 것이, 법적인 잣대를 생각하면 까다롭게 생각할 수 있겠지만 상표법 제1조의 목적에 맞게 이해해 볼 필요가 있다. 상표법은 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모해 산업 발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호하기 위해 존재한다. 즉, 보호해야 할 주체가 ‘업무상의 신용’이며 ‘소비자의 이익’이다. 다시 말해 타인의 업무에 방해가 되지 않고 소비자에게 혼돈을 주지 않는다면 그 상표는 독립적인 목적을 위한 표장으로 인정하고 있다는 것이다. 그리고 그러한 판단을 위해 소비자의 판단력을 중요하게 여겨 판단하려 노력하고 있다.

스타벅스 상표에서 표현하고 있는 이미지는 우선적으로 녹색으로 채워진 동심원 두 개 및 동심원 바깥에 그려진 녹색의 테두리가 보이며 바깥쪽 원형의 상단 부분에는 영문자 ‘STARBUCKS’가 중앙 부분의 양쪽에는 각각 별표 모양의 도형이, 그리고 하단 부분에는 ‘COFFEE’라는 문구가 기재되어 있으며, 안쪽 원형의 중앙에는 ‘왕
관을 쓴 긴 머리의 여인’ 형상이 그려져 있는 결합상표이다. 여기서 디자이너가 상표를 제작할 때 핵심을 둔 요부는 ‘STARBUCKS’라는 문자 부분과 ‘양쪽에는 각각 별표 모양의 도형’, 그리고 ‘왕관을 쓴 긴 머리의 여인 형상’인 도형의 이미지일 것이며 이 부분이 스타벅스가 소비자에게 그 출처를 알리려는 표장이다.

두 사욮의 요부 부분

상표의 정의를 다시 언급하자면, 타인의 상품을 식별하기 위해 사용하는 표장(標章)으로 표장에는 기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램ㆍ동작 또는 색채 등으로서 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처(出處)를 나타내기 위해 사용하는 모든 표시를 말한다. 그렇기에 상표에서는 그 상표가 표현하려는 특색 있고 독특한 주요 요부만이 인식된다. 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것으로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리 관찰되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사여부를 판단하고 있다.

상표의 요부가 되지 않는 부분

이러한 관점으로 두 상표를 다시 비교해 보면 두 상표가 다른 요부의 표장임을 확실히 알 수 있다.

물론, 상표의 요부를 받치고 COFFEE와 ESPRESSO&MILK라는 문구와 함께 배치된 기본적인 녹색의 원형과 동심원의 구성이 유사성을 지닌 듯 보이지만 이러한 구성은 기타 많은 상표에서도 활용하고 있는 일반적인 구성 방식으로 여러 선행 디자인을 가지고 있다. 그렇기에 누구의 독점 배타권을 지니지 못하는 통상적인 구성이다. 따라서 통상적인 구성인 녹색 동심원과 아래에 쓰인 문구의 경우는 타인의 상품과 식별하기 위한 요부로 보호받을 수 있는 표장은 될 수 없다는 결론이다.

정리하자면, 원이나 사각형과 같이 누구나 사용할 수 있는 간단하고 흔한 도형과 그에 표현된 색상의 구성은 일반적으로 상표의 이미지를 부각하기 위한 장치로만 인정되고 있기에 상표의 유사성 판단에서 제외된다. 하지만 이러한 간단하고 흔한 도형이나 색이 모두 상표의 판단에서 제외되는 것은 아니다. 상표법의 목적이 그러하듯이 유사 제품 소비자에게 오랜 기간 사용되면서 그만의 독특한 식별력을 갖추었다면 그 식별력을 인정돼 상표등록 및 보호를 받을 수 있다. 이러한 대표적인 사례는 아래와 같다.

‘보이는 것’과 ‘읽히는 것’

지금까지 우리는 스타벅스 상표 분쟁의 예를 통해 법에서 상표의 유사성을 어떻게 바라보는지를 알아봤다. 이러한 판례를 이해하는 것은 단순히 법적인 분쟁에서의 해결을 위한 것이 아니라 브랜드를 제작하는 기업이나 디자이너들이 자사의 제품과 서비스의 이미지에 대해 ‘보여주고 싶어 하는 것’과 ‘소비자가 보는 것’에 대해 다시 한번 생각해 볼 기회를 갖길 제안하며, 이를 통해 상표를 하나의 자산의 가치로 만들어 가는 과정을 이해해 보려 한다.

이해를 위해 스타벅스의 로고를 위와 같이 3단계로 구분해 봤다. 우선, 가장 먼저 인지되는 시각 요소로는 상표의 전체적인 아웃라인 형체(Shape)인 둥근 원과 그 안에 표현된 색이며, 그 뒤 상표를 구체적으로 알리기 위한 ‘STARBUCKS’라는 문구와 ‘왕관을 쓴 여인’과 ‘별’과 같은 도상의 이미지이며 마지막으로 본 상표에서 판매하려는 상품군을 나타내는 COFFEE라는 글로 분리해 이해해 볼 수 있다.

이렇게 분리해 본 이미지를 본 상표 분쟁의 법원 판결에 적용해 다시 이해해 보면, 첫 번째 둥근 원과 색은 아무리 상표의 첫인상으로 좌우된다 해도 이러한 일반적인 도형을 어느 누구의 독점적인 권한으로 행사할 수 있는 표현이 아니므로 특별한 경우 – 독립적인 식별력을 획득 – 가 아니고서는 상표의 유사성 판단에서 제외된다. 두 번째 ‘STARBUCKS’ 와 ‘왕관을 쓴 여인’과 ‘별’과 같은 구체적인 도상의 이미지는 상표의 식별력을 구축하는 데 가장 중요한 요소로서 ‘Mt.RAINIER’ 상표와의 유사성을 판단하는 데 중요한 작용을 했으며 소비자 역시 그러하다는 결론을 설문에 의해 나타났다. 마지막으로 ‘COFFEE’와 같은 표현은 단순히 상표의 상품군을 소개해 주는 정보의 역할을 할 뿐, 상표의 표상의 역할을 하는 요소가 아닌 것을 알 수 있었다.

대중에게 읽히는 것으로의 상표

일반적으로 상표를 시장에 처음 선보일 때 상품명과 상품군 등을 모두 표시해 소비자에게 다가간다. 심지어 기업의 슬로건까지 표시해 시장에 노출시키는 경우도 있다. 아래의 그림과 같이 1971년 처음 스타벅스가 사용한 상표를 보더라도 COFFEE·TEA·SPICES와 같이 판매하는 제품을 나열해 초기 소비자들에게 이해를 쉽게 전달하려 했지만 이후 스타벅스의 브랜드가 시장에서 인지도가 상승됨에 따
라 브랜드를 구체적으로 설명할 필요가 없을 만큼 시장에서의 경쟁력을 획득했으며 사업영역 또한, 커피 및 음료에 한정 짓지 않는 서비스로 확대되면서 소비자에게 식별력으로 구축된 상표 요부의 이미지만을 상표로 삼기 시작했다.

이와 같은 상표의 변화는 스타벅스만이 아니다. 브랜드 리뉴얼은 다 양한 기업의 정책과 의미에 의해 이뤄지지만 단지 시대의 미적 감각의 변화나 그 표현 방법의 변화에 의해 기업이 주체적으로 바뀌는 것이 아니라 해당 소비시장에서 소비자가 인식되는 과정에서 그 2차적 의미가 생성되기도 하면서 상표의 요부 즉, 독특한 식별력 부분 만으로도 상표로서의 역할을 수행하게 되면서 변화되고 있음을 알 수 있다.

이는 곧, 상표가 생산자 만이 구축해 나가는 이미지가 아닌 소비자에게 본 상표의 품질을 지켜나가겠다는 약속이자 소비자 역시 해당 상표를 인지해 나가면서 생겨나는 가치에 대해 보호받을 권리가 있음을 고민해 볼 필요를 강조해 본다. 다음 연재글에서는 이러한 상표의 심사의 출원과 등록에 도움이 될 관점으로 ‘낯설게 하기’에 대해 얘기해 보려 한다.

김두만 크리자인 대표 ca10000@nate.com

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